Du nouveau à propos des noms de domaine génériques

Article rédigé le 21 janvier 2014  

Préambule : Création de nouveaux noms de domaine générique : les « new gTLD »

L'ICANN a, depuis 1998, la responsabilité de la gestion des noms de domaine de l'Internet.

L'ICANN a toujours affiché sa volonté d'accroitre le nombre d'extensions de premier niveau (c'est-à-dire générique) afin de répondre aux attentes d'une communauté Internet de plus en plus nombreuse.

Il a notamment été créé de nouvelles extensions à partir de mots génériques (en anglais) : par ensemble «.éducation », « .pharmacy», « .book », « .paris » etc.

L'apparition de ces nouvelles extensions a pour objectif déclaré d'accroître la visibilité des marques sous des extensions génériques à fort pouvoir d'attractivité.

Mais la création de plusieurs centaines de nouvelles extensions de premier niveau au cours des prochaines années va aussi induire de nouveaux risques de cybersquatting pour les détenteurs de marques et accroître la complexité de la protection des marques sur Internet.

C'est pourquoi, l'ICANN a prévu la création d'une Trade Mark ClearingHouse (TMCH)

1/ Qu'est-ce que la Trade Mark ClearingHouse (TMCH) ?

La TMCH est une base de données de marques permettant d'être informé des réservations de noms de domaine sous les nouvelles extensions précédemment évoquées et de les gérer.

La TMCH a vu le jour le 26 mars 2013

2/ Qu'apporte la TMCH ?

La TMCH permet de :

- bénéficier d'une procédure prioritaire pour réserver un nom de domaine sous une nouvelle extension pendant une période dénommée « Sunrise périod».

J'attire votre attention sur le fait que l'inscription d'une marque au sein de la TMCH sera le seul moyen de participer aux périodes de Sunrise pour les nouvelles extensions ;

- être alerté de la réservation par un tiers de noms de domaine sous ces nouvelles extensions qui seraient identiques à sa marque ;

- informer le candidat à la réservation d'un nom de domaine identique à sa marque de l'existence de votre marque ;

- bénéficier d'un système de résolution des litiges simplifié appelé URS (« Uniform Rapid Suspension ») permettant d'agir contre la réservation de noms de domaine identiques à la marque ;

3/ Quelles sont les conditions pour enregistrer une marque dans la TMCH

Pour enregistrer votre marque dans le cadre de cette « clearing house » vous devez :

- d'une part, bénéficier :

o d'un certificat d'enregistrement de marque enregistré (auprès de l'INPI ou d'un autre office national, l'OHMI, de l'OMPI)

o ou d'un droit sur une marque validée par une cour/procédure judiciaire (common law)

o toutes autres marques constituant un droit de propriété intellectuelle.

ET

- d'autre part, pouvoir apporter une preuve d'usage de celle-ci par la fourniture d'un échantillon (Étiquette, publicité, brochure, catalogue, packaging, lien hypertexte, etc).

Ne pourront être enregistrées dans le TMCH :

- les marques contenant une extension de nom de domaine (ex : bastien.eu). Toutefois, ces derniers pourront être remplacés par un tiret (bastien-eu) ou tout attaché (bastieneu) ;

- les marques contenant un ou des éléments non gérés par le système DNS (ex : espace, « ! », « + » etc). Toutefois, ces caractères pourront être omis ou remplacés par un tiret ;

- les marques contenant des caractères spéciaux comme le « & ». Toutefois, ces derniers pourront être omis, remplacés par un tiret ou traduits dans la langue de la marque

- les marques en cours d'enregistrement

Les demandes d'enregistrement de marque dans la TMCH feront l'objet d'une authentification scrupuleuse, notamment par l'utilisation d'une méthode comparative entre les informations fournies par le titulaire de la marque et celles disponibles dans les bases de données des instituts nationaux et régionaux de propriété industrielle (cf. INPI, OHMI, OMPI).

4/ Qu'elle est la durée d'inscription d'une marque au sein de la TMCH

Une marque pourra être enregistrée au sein de la TMCH pour des durées de 1, 3 ou

5 ans.

L'inscription devra ensuite être renouvelée à l'issue de cette période initiale d'enregistrement.

Il est possible d'inscrire sa marque à tout moment, étant précisé que le plus tôt est le mieux puisque l'ICANN n'a pas encore révélé publiquement à quelles dates ces nouvelles extensions seront mises sur le marché. Donc une extension peut être proposée dans quelques semaines ou dans quelques mois.

Enfin, il est à noter que la validité de la marque sera vérifiée annuellement. Ainsi, si la marque venait à être déchue (non exploitée), elle ne pourrait plus servir de base pour faire valoir un droit de priorité en Sunrise ou bénéficier des notifications des Trademarks Claims.

5/ Que penser de la TMCH ?

Alors que certains émettent expressément des critiques sur ce système de la TMCH pour les raisons suivantes :

- il ne se déclenche que pour des marques identiques mais pas pour des marques similaires

- il n'est actif que 90 jours après le lancement de chaque nouvelle extension

- le système de résolution des litiges simplifié appelé URS (« Uniform Rapid Suspension ») n'est pas réservé aux marques inscrites dans la TMCH

- le caractère territorial de la marque et le principe de spécialité lié aux produits/services désignés par la marque n'est pas pris en compte de sorte que ce système n'apporte aucune solution à un titulaire de marque qui serait empêché par un autre titulaire de marque de réserver un nom de domaine sous une nouvelle extension, le premier ayant été plus rapide que le second. Pourtant ces deux titulaires disposent de droits équivalent...

- les frais sont élevés (150 $/an/marque ou 435 $/3ans/marque ou encore 725$/5ans/marque) étant précisé que le recours à un avocat conseil spécialisé en propriété intellectuelle ou un conseil en propriété industrielle s'avère le plus souvent nécessaire.

D'autres utilisent la TMCH comme un outil technologique et de veille supplémentaire. Ils considèrent également que les procédures alternatives de résolution des litiges entre marques et noms de domaine qui existent déjà pour les extensions en « .fr », « .eu », « .com », « .net », etc. se sont avérées efficaces. Partant, l'utilisation de la TMCH, même si cela n'est pas obligatoire pour recourir à l'URS paraitrait recommandée.

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Sources

- Communication commerce électronique n° 12, décembre 2012, chron.11 « un an de droit des noms de domaine », Mme Nathalie DREYFUS ;

- Communication commerce électronique n°7, juillet 2012, alerte 61 « La chambre de compensation des marques, une anticipation vertueuse », Mme Florence MEURIS ;

- Propriété industrielle n° 11, novembre 2013, alerte 79 « Ce qui se cache derrière la TMCH », Mme Laure MARINO.